Erfindervergütung: Know-how und IP im Kaufvertrag

Ein Vergütungsanspruch für eine Arbeitnehmererfindung entsteht grundsätzlich infolge der Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber. Unternehmensstrukturen im Konzernverbund können die Sachlage verkomplizieren, unter anderem, wenn in einem Kaufvertrag nicht nur ein Unternehmen des Konzerns auf der Seite der Verkäufer stehen, sondern zwei Unternehmen des Konzerns.

Eine solche Konstellation war die Sachlage zu dem Einigungsvorschlag Arb.Erf. 40/21 der Schiedsstelle des Deutschen Patent – und Markenamts (DPMA). Für sechs Patentfamilien und 3 Marken waren in einer „Kauf- und Übertragungsvereinbarung“ 1.000 Euro „IP Purchase Price“ im Vertrag festgehalten, bei einem Gesamtvolumen des Vertrags von 1.000.000 €.
Davon entfallen 600.000 € auf „Sold Assets“, 399.000 € auf „Know-how“ (zu zahlen an den „Seller1) und 1.000 € auf „IP Purchase Price“ (zu zahlen an den „Seller2“). Beide „Seller“ sind Unternehmern in der Konzernstruktur.

Streitgegenstand im vorliegenden Fall war daher die Frage, welcher Kaufpreis der Ermittlung des Erfindungswerts für sechs Patentfamilien zu Grunde gelegt wird für die Festlegung der Erfindervergütung.

Aufteilung zwischen Know-how und IP – angemessen?

Bei einer Bewertung dieser Frage durch die Schiedsstelle blieb der für „Sold Assets“ angesetzte Betrag von 600.000 € außer Betracht, es gab keine Anhaltspunkte, dass dies nicht angemessen sein könnte.

Doch insbesondere die Aufteilung der übrigen 400.000 Euro zwischen Know-how und IP weckte Zweifel bei der Schiedsstelle. Ein großer Teil des Vertrags widmet sich detailliert der IP - und dann werden lediglich 1.000 Euro bei der Zahlungsverpflichtung für die IP ausgewiesen?

Die Schiedsstelle sah es als sachgerecht an, eine von der Vertragsgestaltung abweichende Aufteilung der 400.000 € auf Know-how und IP vorzunehmen im Sinne einer angemessenen Erfindervergütung. Eine Aufsplittung zwischen „Know-how“ und „IP“ wäre nach Ansicht der Schiedsstelle anders oder vielmehr voraussichtlich gar nicht erfolgt, wäre auf Seiten des Verkäufers der „Seller 1“ auch formal Inhaber der wohl aus seiner Entwicklungstätigkeit hervorgegangenen Patente gewesen und nicht „Seller 2“. In einem Konzern ist so eine Struktur nicht ungewöhnlich, „Seller 2“ ist das die Patentrechte haltende Unternehmen im Konzern und war im vorliegenden Fall der formale Verkäufer der Patente.

Fiktive Aufteilung zwischen Know-how und IP

Darum sah die Schiedsstelle eine fiktive Aufteilung zwischen Know-how und IP als sachgerecht an und erläuterte dies. Werden mehrere Schutzrechtspositionen verkauft, hängt deren Anteil am für IP angenommen Kaufpreis von einer wirtschaftlichen Betrachtung aus Sicht des Erwerbers ab. Im Regelfall wird dieser vorrangig für benutzte Schutzrechtspositionen bezahlen. Wenn der Vertragspartner vorrangig an der Einräumung der Nutzungsrechte interessiert ist, dann gilt erfahrungsgemäß ein Verhältnis von ca. 35 % für Know-how und ca. 65 % für IP als sachgerecht. Andernfalls überwiegt in der Regel der Know-how-Anteil.

Vorliegend schlug die Schiedsstelle das Verhältnis von ca. 35 % für Know-how und ca. 65 % für IP vor.

Verhältnis von ca. 35 % für Know-how und ca. 65 % für IP

Unterstellt, dass zum Zeitpunkt des Verkaufs den unbenutzten Diensterfindungen die begründete Hoffnung auf einen zukünftigen Nutzen zugemessen wurde, wofür gegebenenfalls die langen Restlaufzeiten als Indiz gelten könnten, sah die Schiedsstelle eine Aufteilung im Verhältnis 80:20 als sachgerecht. Dem Betrieb erforderlichen Schutzrechtspositionen wird also ein Anteil von 80 % zugebilligt, den nicht erforderlichen Schutzrechtspositionen ein Anteil von 20 %.

Im Ergebnis schlug die Schiedsstelle somit folgende Kaufpreisaufteilung vor:
• jeweils 56.000 € für die beiden benutzten Schutzrechtsfamilien
• jeweils 7.000 € für die vier unbenutzten Schutzrechtsfamilien.

Vergeblich jedoch argumentierte der Arbeitnehmererfinder, durch die Kauf- und Übertragungsvereinbarung sei gar nicht der optimale Verkaufspreis für die Erfindungen erzielt worden. Das bewertet die Schiedsstelle jedoch nicht. Ein Arbeitnehmer hat keinen Anspruch gegen den Arbeitgeber auf Maximierung der Erfindungsvergütung, sondern lediglich den Anspruch, an tatsächlich erzielten monopolgeschuldeten Vorteilen beteiligt zu werden, erklärte die Schiedsstelle und verwies auf das Risiko und die unternehmerische Freiheit des Arbeitgebers.

Regelung zur Erfindervergütung

Wenn Sie unsicher sind über die Höhe oder die Festsetzung einer Erfindervergütung, fragen Sie uns gerne an. Wir verfügen über jahrelange Expertise in der Berechnung und Auslegung der Arbeitnehmervergütung und beraten Sie kompetent und rechtskonform.

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